Toepassing uitputtingsbepaling op softwarelicenties

Advocaat Generaal (AG) Bot van het Europees Hof van Justitie (EHvJ) heeft in Zaak C-128/11 geconcludeerd dat de uitputtingsbepaling die van toepassing is op rechtmatig, door verkoop in het verkeer gebrachte exemplaren van software, ook van toepassing is op softwarelicenties. Als het EHvJ de conclusies van de AG volgt, heeft dit mogelijk grote gevolgen voor veel (bestaande) licentieovereenkomsten die bepalen dat de licentie een niet-overdraagbaar recht verschaft aan de verkrijger daarvan. Een dergelijke bepaling is dan namelijk in strijd met de dwingendrechtelijke uitputtingsbepaling en is daarom vernietigbaar. Luidt de AG met zijn conclusie mogelijk het einde in van niet-overdraagbare softwarelicenties en zet hij daarmee de deur open voor een tweedehandsmarkt in softwarelicenties?

In bovengenoemde zaak die in Duitsland speelt, gaat het om een licentie op software van Oracle die tegen een vergoeding is verstrekt door Oracle aan een gebruiker en Oracle die gebruiker het recht geeft om de betreffende software van Oracles website te downloaden en te installeren. Het bedrijf UsedSoft heeft vervolgens de licenties op deze software overgenomen van de gebruiker en vervolgens te koop aangeboden aan derden. Uiteraard is een commerciële partij als Oracle hier allerminst gelukkig mee, omdat zij hierdoor licentiegelden misloopt. Oracle heeft UsedSoft voor de rechter gedaagd en zowel in eerste als in tweede instantie is Oracle in het gelijk gesteld. Daarop heeft (de curator van het inmiddels failliete) UsedSoft ‘revision’ (soort van hoger beroep) aangetekend bij het Bundesgerichtshof (BGH), dat daarop prejudiciële vragen heeft gesteld aan het EHvJ. De belangrijkste twee vragen die het BGH stelt, zijn (1) of de uitputtingsbepaling van toepassing is op kopieën van software die rechtmatig en tegen vergoeding gedownload zijn via internet en (2) als vraag 1 bevestigend kan worden beantwoord, of ook de persoon die een “tweedehands” softwarelicentie heeft verkregen zich als rechtmatige verkrijger kan beroepen op de uitputtingsbepaling, als de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt.

Voor de minder juridisch uitgeruste lezer: de uitputtingsbepaling is een regel die bepaalt dat als een exemplaar (dus vastgelegd op een gegevensdrager) van een werk eenmaal rechtmatig door verkoop in het economisch verkeer is gebracht binnen de Europese Economische Ruimte, de rechthebbende op het intellectuele eigendom van dat werk, niet langer zijn exclusieve distributierechten (niet de reproductierechten) met betrekking tot het in het verkeer gebrachte exemplaar (met daarop het werk) kan uitoefenen.

De AG beantwoordt de vraag of de uitputtingsbepaling van toepassing is op kopieën van software die rechtmatig en tegen vergoeding gedownload zijn via internet, bevestigend. Hiertoe maakt hij de volgende redenering. Eerst bepaalt de AG wanneer de uitputtingsbepaling wordt geactiveerd. Deze regel wordt slechts geactiveerd bij verkoop van een exemplaar van een werk; in dat geval heeft de rechthebbende op het intellectuele eigendom zijn werk namelijk ten gelde kunnen maken. Is een werk eenmaal rechtmatig verkocht, dan kan iedere vorm van distributie plaatsvinden (ter illustratie: is een gegevensdrager met daarop software eenmaal rechtmatig verkocht, dan kan daarna iedere vorm van distributie van die gegevensdrager met daarop de software plaatsvinden, met uitzondering van verhuur. De gegevensdrager met software mag dan dus worden doorverkocht, maar ook worden weggeschonken; deze mag echter niet worden verhuurd). Vervolgens stelt de AG dat uit richtlijn 2009/24/EG volgt dat het onderscheid tussen verkoop en verhuur bepalend is of de uitputtingsbepaling van toepassing is of niet. Volgens deze richtlijn wordt onder verhuur verstaan “het voor een beperkte tijdsduur en met winstoogmerk voor gebruik beschikbaar stellen van een computerprogramma of kopieën daarvan”. De AG redeneert vervolgens a contrario dat ongeacht de door partijen gegeven kwalificatie van de overeenkomst, onder verkoop moet worden verstaan “overdracht van een kopie van een computerprogramma voor een onbeperkte tijd tegen eenmalig betaling”. Voor deze opvatting vindt de AG tevens steun in eerdere rechtspraak van het EHvJ.

Daarna komt de AG tot de conclusie dat als een persoon tegen betaling software downloadt, deze handeling als verkoop moet worden aangemerkt, ongeacht de kwalificatie die partijen daaraan geven. Als gevolg van deze koop, is volgens bovenstaande argumenten van de AG de uitputtingsbepaling van toepassing en is de rechthebbende op dit exemplaar gerechtigd het exemplaar verder te distribueren.

De tweede vraag, namelijk of ook de persoon die een “tweedehands” softwarelicentie heeft verkregen zich als rechtmatige verkrijger kan beroepen op de uitputtingsbepaling, als de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of deze niet meer gebruikt, beantwoordt de AG ontkennend. De uitputtingsbepaling ziet volgens de AG namelijk enkel op het recht van distributie van een exemplaar van de software. De persoon die een “tweedehands” exemplaar heeft verkregen door middel van een download kan dit exemplaar alleen hebben verkregen door middel van het maken van een kopie naar een gegevensdrager. De eerste verkrijger van de software heeft namelijk enkel het recht van distributie van het exemplaar, maar niet het recht om dit exemplaar te reproduceren, en laat reproduceren nu net datgene zijn wat gebeurt bij het downloaden van de software. Enkel degene die rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten, is gerechtigd de software te reproduceren of toe te staan dat een andere persoon de software reproduceert (in casu is dat Oracle zelf of degene met wie Oracle een overeenkomst heeft op grond waarvan hij een exemplaar van de software mag maken door middel van een download).

Hoewel bovenstaand onderscheid in distributierechten en reproductierechten een belangrijk juridisch onderscheid is, worden de gevolgen van dit onderscheid in bovenstaande conclusie pijnlijk duidelijk: het intellectueel eigendomsrecht is niet toegerust op de hedendaagse werkelijkheid. Het is ontworpen voor een werkelijkheid waarin werken zijn belichaamd in stoffelijke exemplaren die, als ze eenmaal vastgelegd zijn, onveranderlijk vastliggen. Als bovenstaande conclusie door het EHvJ wordt gevolgd, dan ontstaat de volgende situatie: juridisch beschouwd, mag een persoon die een exemplaar van de software rechtmatig gedownload heeft op een gegevensdrager, deze gegevensdrager doorverkopen aan een derde. Hij mag deze derde echter niet voorzien van de software door deze een kopie te laten maken (door middel van een download) van zijn exemplaar en zijn eigen exemplaar vervolgens te verwijderen.

Volgt het EHvJ de conclusie van de AG en wilt u in de toekomst uw software doorverkopen, dan lijkt het mij verstandig dat u zorgt voor een goede set schroevendraaiers, zodat u uw computers/servers kunt openen en de gegevensdragers kunt verwijderen, want alleen de gegevensdrager waarop de software zich bevindt, kunt u op rechtmatige wijze overdragen. Voor nu is het wachten op de uitspraak van het EHvJ;

wordt vervolgd.

Secretariaat Mitopics

Contact: 

Mitopics levert onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, juridische en bedrijfskundige expertise. U kunt bij Mitopics terecht voor advies inzake beleid, it- inkoop en vernieuwing, contractering, beoordeling en aanverwante diensten. Klik voor meer informatie op Diensten of neem contact met ons op.

Vragen/opmerkingen over dit artikel? Reageer hieronder:

Gelieve alle velden in te vullen. Uw e-mail wordt niet gepubliceerd. ×