Clausules in IT-contracten: Overdracht en licentie van IE-rechten

In de serie “Clausules in IT-contracten” bespreken de IT-juristen van Mitopics enkele veelvoorkomende passages in overeenkomsten tussen afnemers en leveranciers van informatietechnologie. In deze bijdrage: overdracht en licentie van IE-rechten.

Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) beschermen bepaalde “voortbrengselen van de geest”. Tot het domein van de IE-rechten behoren bijvoorbeeld auteursrecht, databankenrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en het recht op bescherming van chip-topografieën. Een IE-recht geeft de rechthebbende een (tijdelijk) monopolie om het zogenoemde object van bescherming te exploiteren. Zo kan de houder van een merkenrecht voorkomen dat zijn geregistreerde handelsmerk door een ander wordt gebruikt, heeft een octrooihouder het recht om op te treden tegen het nawerken van de door hem geregistreerde uitvinding en kan de auteursrechthebbende optreden tegen het zonder toestemming hergebruiken van zijn beschermde creatieve werk. Over dat laatste recht gaat deze bijdrage: vrijwel zonder uitzondering bevatten IT-contracten een IE-bepaling die betrekking heeft op auteursrecht.

De maker van een “werk van letterkunde, wetenschap of kunst”, dat een “eigen oorspronkelijk karakter” heeft en het “persoonlijk stempel van de maker” draagt, heeft auteursrecht ten aanzien van dat werk. In de praktijk betekent dit, dat wanneer een werk niet gekopieerd is van een reeds bestaand werk, en de maker creatieve keuzes heeft kunnen maken bij het scheppen van het werk, er sprake is van auteursrechtelijke bescherming. De drempel ligt laag: de Europese rechter heeft in het Infopaq-arrest uitgemaakt dat zelfs een elf woorden tellend extract van een nieuwsbericht voor bescherming in aanmerking kan komen. Ook software valt, mits voldoend aan de genoemde criteria, onder auteursrechtelijke bescherming.

Dat betekent dat de rechthebbende (meestal in eerste instantie de feitelijke maker – de programmeur – of in bepaalde gevallen diens werkgever) het exclusieve recht heeft om deze software openbaar te maken (ter beschikking te stellen aan het publiek) en te verveelvoudigen (te reproduceren, bewerken of vermenigvuldigen op welke manier dan ook). Dit is een verbodsrecht: de rechthebbende kan anderen verbieden deze handelingen te verrichten, behoudens enkele wettelijke uitzonderingen. Andersom kan de auteursrechthebbende ook toestemming verlenen aan derden om een werk openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen. Toestemming, ook wel aangeduid als ‘licentie’, mag vormvrij en zonder formaliteiten verleend worden. Zo kan de auteursrechthebbende ervoor kiezen om tegen betaling van een zekere vergoeding toestemming te verlenen om software bijvoorbeeld op een bepaald aantal computers, processorkernen of logische werkplekken te laten draaien, of te laten beheren, onderhouden of converteren. Een gebruiksrecht kan ook worden verleend voor een beperkte duur, en gebonden zijn aan openbaarmaking/verveelvoudiging binnen een bepaald territorium. Naast het verlenen van gebruiksrechten, kan een auteursrechthebbende diens werk – geheel of gedeeltelijk – overdragen aan een derde partij, of er een beperkt recht op vestigen, zoals een pandrecht dat dient als zekerheid ter verstrekking van een lening. Overdracht en levering van auteursrecht, of het vestigen van een beperkt recht op dat auteursrecht, moet bij akte (schriftelijk) gebeuren. Daarbij is het van belang dat door alle betrokken partijen deze schriftelijke documenten worden ondertekend, teneinde later eventueel te kunnen bewijzen dat er rechtsgeldig auteursrechte is overgedragen en geleverd ofwel daarop een beperkt recht is gevestigd.

IT-contracten die ontwikkeling van maatwerksoftware betreffen, bevatten vaak een regeling die strekt tot de overdracht van de auteursrechten op de ontwikkelde software aan de opdrachtgever. Daarbij is het voor de opdrachtgever van belang om te controleren – en de opdrachtnemer ervoor te laten instaan – dat hij volledig (beschikkings)bevoegd is tot de overdracht van de auteursrechten. Dat wil zeggen dat deze opdrachtnemer verklaart dat hij als enige rechthebbende is ten aanzien van die software. Dit is niet geheel vanzelfsprekend: een opdrachtnemer die zijn eigen werknemers heeft ingezet om de software te ontwikkelen zal, afhankelijk van de inhoud van de arbeidsovereenkomsten met de medewerkers op dit punt, van rechtswege rechthebbende zijn geworden; de opdrachtnemer die derden (zoals freelance medewerkers) heeft ingehuurd voor de ontwikkeling zal dat veelal niet vanzelf zijn geworden, en dient eerst de inhuurkrachten hun auteursrecht te laten overdragen. Ook is het de vraag of een overdrachtsregeling in het contract wel volstaat, zeker als de software nog niet bestaat ten tijde van het ondertekenen van het contract. Dat heeft ermee te maken dat in veel ontwikkeltrajecten (onder andere wanneer gebruik wordt gemaakt van agile-methoden) het eindresultaat niet van tevoren vaststaat. Daarmee is het de vraag of de titel voor de overdracht met voldoende bepaaldheid is omschreven, hetgeen vereist is voor (toekomstige) overdracht. Om er zeker van te zijn dat het softwareauteursrecht daadwerkelijk wordt overgedragen aan de opdrachtgever, zou deze achteraf, bijvoorbeeld in een bijlage bij het contract, moeten verduidelijken welk auteursrecht exact wordt overgedragen.
Het is overigens niet ongebruikelijk dat aan de opdrachtnemer die zijn auteursrecht overdraagt aan diens opdrachtgever, van die laatste een gebruiksrecht verkrijgt om bijvoorbeeld de software door te ontwikkelen, en aan derden in sub-licentie te verstrekken.

In IT-contracten die strekken tot het afnemen van een bepaald standaard-softwareproduct, zoals een ERP-, een CRM- of een HRM-pakket, zullen afnemers vaak een gebruiksrecht verkrijgen om dat product in lijn met de bedrijfsactiviteiten te verveelvoudigen. Meestal is dit recht gekoppeld aan een aantal fysieke of logische werkplekken of een gelimiteerd aantal gebruikers. In een dergelijk geval, waarbij de afnemer dus niet de auteursrechten krijgt overgedragen, kan het verstandig zijn om bepaalde continuïteitsmaatregelen te treffen. Op het moment dat namelijk de auteursrechthebbende die een licentie heeft verstrekt, failliet gaat, is het niet zeker dat de faillissementscurator de verplichtingen uit de licentieovereenkomst gestand hoeft te doen, zo volgt uit de arresten van de Hoge Raad inzake Nebula en ABN/Berzona. Dit betekent dat het onzeker is of na het faillissement van de licentiegever (de auteursrechthebbende), het gebruiksrecht nog in tact blijft, of dat verder gebruik van het auteursrechtelijke werk vanaf het faillissement inbreuk maakt, en dus onrechtmatig wordt. Om deze onzekerheid weg te nemen, kan bijvoorbeeld een ESCROW-constructie worden opgetuigd, of een recht van vruchtgebruik worden gevestigd ten behoeve van de licentienemer (de afnemer van de software), dan wel het auteursrecht voorwaardelijk (namelijk als het faillissement wordt uitgesproken) worden overgedragen aan de afnemer.

Graag wijs ik nog even op een (voor mij) noviteit – en rariteit – die ik onlangs in een IT-contract tegenkwam. In deze overeenkomst sprak de auteursrechthebbende van een softwarepakket af met diens wederpartij dat deze laatste het recht zou krijgen om de betreffende software te beheren en door te ontwikkelen, en dat partijen de mogelijkheden zouden onderzoeken om op termijn “de juridische eigendom” over te dragen. Het recht om de software te beheren en door te ontwikkelen had men in die overeenkomst beschreven als “de overdracht van de economische eigendom”. Hoewel het loskoppelen van “juridische eigendom” en “economische eigendom” een veel voorkomende praktijk is met name waar dit betrekking heeft op de exploitatie van een onroerende zaak (zoals flatgebouwen en huizen), heeft deze terminologie geen wettelijke basis in het goederenrecht – en is dit meestal een contractenrechtelijk onderscheid. Overgang van de “economische eigendom” behelst doorgaans in feite dat de exploitatierechten ten aanzien van een onroerende zaak exclusief worden belegd bij een andere partij dan de eigenaar, terwijl deze laatste partij steeds “juridisch” eigenaar blijft – waarbij goederenrechtelijk dus niets verandert. Deze praktijk laat zich moeilijk vertalen naar auteursrechten. Vanwege het ontbreken van een ‘tastbaar object’ en het feit dat er geen schaarste bestaat ten aanzien van het gebruik van de auteursrechtelijke werken (met een enkele druk op de knop kun je een werk immers verveelvoudigen en gebruiken) is dit wezenlijk anders dan waar het gaat om onroerende zaken, waarbij er wél een tastbaar object is, en er juist wel schaarste bestaat ten aanzien van het gebruik: je kunt bijvoorbeeld (met goed fatsoen) een appartement in een flatgebouw maar één keer tegelijkertijd verhuren. Auteursrechten zijn daarmee in zich al exploitatierechten, enigszins vergelijkbaar met wat in de vastgoedpraktijk met de term “economische eigendom” wordt omschreven. Het gevaar van de constructie genoemd aan het begin van deze alinea, is dat een rechter deze al zou kunnen uitleggen als de overdracht van auteursrechten, nu de exploitatierechten al beoogd worden over te gaan – terwijl partijen daartoe nog niet besloten hadden.

Tot slot nog een korte beschouwing op het overdragen van licenties. Naast het exclusieve recht om een auteursrechtelijk werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, heeft de auteursrechthebbende ook een distributierecht. Dat is het recht om een fysiek exemplaar waarop een werk is belichaamd (bijvoorbeeld een DVD, een boek of een CD) in het economisch verkeer te brengen. Nadat eenmaal dat fysieke exemplaar (met toestemming van de rechthebbende) in het verkeer is gebracht, is dit distributierecht “uitgeput”: het doorverkopen van dat exemplaar kan niet worden verhinderd door de rechthebbende. Lange tijd was het de vraag of deze uitputtingsleer ook van toepassing zou zijn op IE-licenties waarbij er geen fysieke drager in het spel is, en software ten aanzien waarvan een gebruiksrecht via internet ter beschikking wordt gesteld aan de licentienemer. In het Usedsoft-arrest, eerder besproken op deze website, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitgemaakt dat dit uitputtingsrecht ook van toepassing is in dit soort gevallen, mits de licentie voor onbepaalde tijd werd verstrekt. Dan moet er echter wel worden aangetoond dat de kopie waarop de licentie betrekking heeft, na overdracht aan een derde partij, ook daadwerkelijk is verwijderd van de ‘bronlocatie’. In de praktijk betekent dit dat het is toegestaan om in situaties waarin licenties per bundel worden verkregen van een auteursrechthebbende, de bundels met licenties die niet gebruikt worden, mogen worden overgedragen (doorverkocht) aan derden, tegen in theorie lagere prijzen dan die de rechthebbende rekent.

Contracteren over IT is dagelijks werk voor de juristen van Mitopics. Overdracht en licentie van IE-rechten is daarbij steevast relevant. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Mitopics.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.